A propos Charles de Laubier

Rédacteur en chef de Edition Multimédi@, directeur de la publication.

Taxe « copie privée » : les industries culturelles lorgnent sur le « hors connexion » du streaming

Le rapport du gouvernement au Parlement sur la rémunération pour la copie privée préconise d’« exclure explicitement » le « hors connexion » qui permet aux internautes d’écouter ou de visionner un contenu sans être en ligne. Alors que les ayants droit veulent taxer ces « copies de confort ».

Ce rapport du gouvernement au Parlement sur la rémunération pour copie privée, publié le 31 octobre dernier, a été réalisé par l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), lesquelles dépendent respectivement de Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, et de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Parmi les 22 propositions faites par le gouvernement, il y en a une qui concerne le sort des copies dites de confort permettant d’écouter du contenu hors connexion ou offline.

Commission copie privée : réunion en vue
Faut-il taxer ces copies pour rémunérer la copie privée, ce droit des internautes de reproduire une œuvre pour y avoir accès dans le cadre d’un cercle restreint familial ? La réponse du gouvernement est non. « Encourager la commission [pour la rémunération de la] copie privée à clarifier le statut des copies dites de confort permettant les écoutes hors connexion, et à suivre la proposition de la mission IGF-IGAC préparatoire au présent rapport de les exclure explicitement du champ de la rémunération pour copie privée », préconise le rapport dans sa proposition n° 11.
Cette commission pour la rémunération de la copie privée, présidée depuis un an par le conseiller d’Etat Thomas Andrieu (photo), est donc appelée à ne pas taxer le hors connexion. Et ce, contrairement à la demande des ayants droit des industries culturelles de taxer ces copies de confort, sous prétexte que cela génèrerait – selon eux – un manque à gagner devant être rémunéré. Contacté par Edition Multimédi@, le président de cette commission dite « L311-5 » (1) nous indique que « la commission (copie privée) se réunira avant la fin de l’année et les conclusions du rapport IGF-IGAC seront à l’ordre du jour ». Les ayants droit, qui bénéficient d’un avantage lors des votes face aux représentants des industriels et des consommateurs en raison de la répartition des sièges, ont fait savoir à la mission gouvernementale qu’une rémunération pour copie privée se justifiait pour le offline du streaming. Ce n’est pas l’avis du gouvernement : « La question du traitement des possibilités d’écoute hors connexion offertes par les plateformes de streaming a été soulevée auprès de la mission [IGF-IGAC], certains ayants droit considérant que ces “téléchargements” constituent des copies privées devant être compensées. A ce stade, ces téléchargements à partir de plateformes de streaming payantes sont mesurés par les études d’usages mais ne sont pas inclus dans le volume de copies privées. En l’absence d’une décision de justice tranchant ce point, un faisceau d’indices amène à considérer que ces copies de confort ne relèveraient pas du champ de la copie privée créant un préjudice et devant donner lieu à compensation », estime le rapport. Si ces téléchargements aboutissent bien à une copie du fichier musical ou vidéo sur le terminal de l’utilisateur (smartphone, ordinateurs, tablette, …), cette copie est exploitable uniquement sur la plateforme de streaming : elle ne peut être transférée ou dupliquée. A cela s’ajouter le fait que ces copies sont éphémères et attachées à l’abonnement de l’utilisateur au service de streaming en question. Ces copies de confort permettent des écoutes hors connexion qui ne sont possibles que pendant la durée de l’abonnement au service payant. C’est par exemple le cas pour Deezer qui propose cette facilité dans son abonnement payant premium, afin de permettre au bénéficiaire de télécharger des albums et des playlists pour les écouter hors connexion quand il n’a pas de connexion Wifi disponible ou de réseau accessible. « Les plateformes de streaming rencontrées par la mission ont assuré que la possibilité de visionnage ou d’écoute hors connexion était prévue dans les contrats de licence et donne lieu à rémunération, dans les mêmes conditions que les écoutes ou visionnages classiques », souligne en plus le rapport, même s’il est difficile d’obtenir des informations certaines sur ce partage dans le cadre de ces contrats de licence soumis au secret des affaires.

Réguler pour mieux rémunérer le offline ?
Les copies de confort pour le hors connexion font-elles l’objet d’un traitement spécifique dans le contrat et d’une rémunération distincte, comme l’exige implicitement le code de la propriété intellectuelle (CPI) lorsque celui-ci dit que la cession d’un droit (droit de représentation ou droit de reproduction) n’emporte pas celle de l’autre (2) ? De plus, selon le même CPI, « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (3). La mission part donc du principe que les contrats de licence entre plateformes de streaming et ayants droit sont conformes au CPI. En mettant en garde cependant : « Dans le cas contraire, ou si les termes des contrats sont trop vagues, l’exception de copie privée pourrait être invoquée ». Tout en excluant a priori une éventuelle taxe « copie privée » sur le hors connexion, le gouvernement suggère néanmoins aux parlementaires la mise en place d’« une régulation de la rémunération spécifique de la copie pour lecture hors connexion, par des tarifs négociés en commun entre toutes les plateformes et les OGC [organisme de gestion collective des droits d’auteur, ndlr] concernés, au niveau européen ».

Faisceau de quatre indices contre une taxe
La généralisation du streaming payant avec copie de confort pour une lecture offline justifie, selon les auteurs du rapport, de veiller à la rémunération des créateurs (auteurs et artistes-interprètes). Environ 70 % du prix des abonnements est reversé aux ayants droits – 55 % pour les producteurs et 15 % pour les organismes de gestion collective –, à charge pour eux de reverser aux auteurs et artistes interprètes la rémunération qui leur revient selon les indications fournies par les plateformes sur le comptage des streams. Mais quelle part concerne le hors connexion ? Sur ce point, c’est le flou artistique. Alors que le hors connexion est de plus en plus répandu. « Cette possibilité existe dans le cadre d’abonnements payants (offres premium) et constitue le plus souvent le facteur démarquant par rapport aux offres gratuites (freemium) de ces mêmes plateformes », relève le rapport gouvernemental. Selon les représentants des industries culturelle, ces copies à usage privé et de source licite dérogent au droit exclusif d’autorisation d’exploitation des ayants droit et génèrent un manque à gagner devant être rémunéré. Mais la mission IGF-IGAC a convaincu le gouvernement qu’un « faisceau d’indices » tend à exclure les copies de confort de la rémunération de la copie privée :
Bien qu’elles soient physiquement stockées dans la mémoire du terminal de l’abonné, ces copies sont cryptées, de sorte qu’il est impossible pour l’utilisateur de les dupliquer ou de les transférer (elles ne peuvent sortir de l’univers de la plateforme) ;
Ces copies sont éphémères puisqu’au bout de quinze jours sans reconnexion de l’utilisateur, la plateforme les supprime ;
Ces copies donnent déjà lieu à une rémunération car, pour les plateformes de streaming musical telles que Deezer ou Spotify, les écoutes hors connexion sont comptabilisées dans le nombre total d’écoutes qui sert de base à la rémunération des ayants droit ;
L’examen des conditions tarifaires de certains organismes de gestion collective montre que la rémunération qu’elles ont négociée avec les plateformes de streaming prend en compte les copies de confort.
Et le rapport de prendre l’exemple de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) pour l’écoute ou la visualisation de la musique en streaming par abonnement : la rémunération correspond à 15 % des recettes d’abonnement, assortie d’« un minimum de 1,20 euro hors taxe par abonné et par mois dans le cas d’une offre permettant la portabilité ainsi que l’écoute et la visualisation hors connexion » (4).
Toutes ces questions autour des copies de confort au regard de l’articulation entre droit exclusif et exception de copie privée amènent le gouvernement à appeler les parlementaires à « une réflexion plus large (…) concernant la juste contribution des plateformes de streaming, payantes et non payantes, au financement de la création culturelle ». Le rapport n’évoque cependant pas la dernière tentative de taxer le streaming pour « financer de façon pérenne » le Centre national de la musique (CNM), selon les députés à l’origine de trois amendements déposés fin septembre dernier mais tous rejetés en octobre (5) dans le cadre du projet de loi de finance 2023.
Tout en écartant une éventuelle taxe sur les copies de confort, qui reviendrait à taxer le streaming, le rapport « IGF-IGAC » du gouvernement reproche en outre à la commission copie privée le manque de transparence dans sa méthodologie de fixation des barèmes et de reversement de la rémunération en question.

Taxe « copie privée » : 300 millions d’€/an
Les études d’usage sont jugées trop anciennes (2017 et 2018 pour les dernières). Ce sont quand même près de 300 millions d’euros qui sont collectés. La taxe est prélevée sur le prix des appareils permettant le stockage numérique (smartphones, tablettes, clés USB, CD/DVD, disques durs externes, etc.) – par l’unique organisme français mandaté pour collecter la redevance pour la copie privée : Copie France (6), lequel n’a pas vraiment apprécié ce rapport « IGF-IGAC » (7). Le gouvernement appelle aussi à une meilleure gouvernance de la commission copie privée. Sa réunion prévue avant la fin de l’année s’annonce donc chargée, alors même que son rapport 2021 n’a pas encore été publié. « Nous le publierons début 2023 », nous indique Thomas Andrieu. @

Charles de Laubier

Gaia-X, le « cloud de confiance » franco-allemand, est-il pro-souveraineté numérique européenne ?

L’association Gaia-X pour un « cloud de confiance » en Europe, a organisé son 3e sommet, qui s’est tenu cette année les 17 et 18 novembre à Paris. Censée contribuer à la « souveraineté numérique » européenne, elle compte parmi ses membres de nombreux américains et chinois.

Annoncé en juin 2020, le projet franco-allemand de « cloud de confiance » Gaia-X a été officiellement lancé sous forme d’association internationale à but non lucratif en janvier 2021. De 22 entreprises et organisations fondatrices au départ, toutes d’origine européenne, Gaia-X compte aujourd’hui plus de 359 membres venus quasiment des quatre coins du monde, comme le montre le répertoire en ligne des entités adhérentes (1). Beaucoup d’entre eux se sont retrouvés les 17 et 18 novembre à Paris en présentiel ou en distanciel à la troisième édition du Gaia-X Summit.

14 membres américains et 4 chinois
Si les différents intervenants à ces deux journées étaient tous européens (2), il n’en demeure pas moins que la Gaia-X European Association for Data and Cloud (sa dénomination officielle), de droit belge, basée à Bruxelles et dirigée par Francesco Bonfiglio (photo), joue plus sur le registre du « cloud de confiance » que sur celui de « cloud souverain ».
La composition de ses membres le démontre, au-delà des 22 fondateurs européens (dont Atos, Deutsche Telekom, OBS/Orange, EDF, Docaposte/La Poste, Outscale/Dassault Systèmes, OVH, SAP, Siemens, …). Ainsi, sont aussi membres de Gaia-X des entreprises et des organisations extra européennes qui doivent composer avec les objectifs de cloud de confiance et de souveraineté numérique recherchés en Europe. Ces membres « étrangers » au Vieux Continent, qui sont au nombre de vingt-quatre selon le décompte effectué par Edition Multimédi@ sont étatsuniens (quatorze d’entre eux), chinois (cinq), japonais (quatre) ou sud-coréen (un). Ainsi, le consortium Gaia-X qui se veut le garant en Europe du cloud de confiance, voire du cloud souverain, est plus ouvert aux acteurs du reste du monde qu’il n’y paraît.
Y sont présents les américains Amazon (basé au Luxembourg), Google (basé en Irlande), Microsoft (basé en Belgique), Palantir Technologies (proche de la CIA et basé dans le Colorado), Oracle (basé en Californie), Salesforce (également en Californie), AMD (aussi en Californie), mais aussi Cisco (basé en Belgique), Seagate (basé en Irlande), Dell (également en Belgique), Hewlett Packard (basé en Allemagne), IBM (également en Allemagne), Intel (aussi en Allemagne) ou encore Snowflake (basé en Californie). L’Empire du Milieu n’est pas exclu du cloud européen, loin s’en faut puisque sont membres de Gaia-X les chinois Alibaba (basé à Singapour), Huawei Technologies (basé en Allemagne), Haier (basé à Qingdao en Chine), Shenzhen Shuxin Technology (basé à Shenzhen en Chine) ou encore la China Academy of Information and Communications Technology (CAICT basée à Pékin). Le pays du Soleil-Levant n’est pas en reste avec les japonais Fujitsu (basé en Allemagne), Nec (basé au Japon), NTT (également au Japon) et Mitsubishi Electric (basé Allemagne). Quant au Pays du Matin frais, il est lui aussi présent au sein de Gaia-X à travers le sud-coréen Kosmo (basé à Sejong en Corée du Sud). Or, le projet Gaia-X n’était-il pas de construire l’infrastructure de données de nouvelle génération pour favoriser la souveraineté numérique de l’Europe, offrant une alternative européenne aux hyperscalers américains que sont en tête Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud, et même chinois comme Alibaba ?
Il y a un an presque jour pour jour, la sénatrice Catherine Morin- Desailly avait exprimé son incompréhension de voir le chinois Huawei si actif au sein de Gaia-X, qui plus est sponsor du second Gaia-X Summit arborant alors ce message commun: « Gaia-X & Huawei considèrent de la même manière la souveraineté des données et la digitalisation comme des facettes tout aussi importantes de la société et de l’économie d’aujourd’hui » (3). D’où le tweet de sénatrice : « Je croyais que le but de Gaia-X était à l’origine de construire une offre franco-allemande indépendante des géants américains et chinois ! C’est tout le contraire qui s’est produit depuis un an » (4). Pour ce troisième Gaia-X Summit, les français Dawex et Ionos, et les allemands Ionos et De-Cix sont cette fois les sponsors – de quoi redonner des couleurs franco-allemandes à Gaia-X ! La souveraineté numérique et les « infrastructures de données souveraines » ont été au coeur des discussions de ce sommet. Sans que l’on sache vraiment si le cloud souverain doit rester franco-français ou euro-européen.

La position dominante des hyperscalers
Rien qu’en France, le trio de tête Amazon-Microsoft-Google s’arroge plus des deux tiers du marché nuagique en 2021. Ils ont été convoqués par l’Autorité de la concurrence dans le cadre d’une consultation publique sur le cloud qui s’est achevée en septembre (5). La bataille du cloud sévit aussi sur toute l’Europe, des plaintes du français OVH et de l’allemand Nextcloud ayant notamment été déposées en 2021 auprès de la Commission européenne (6). Quant aux grandes entreprises françaises, souvent internationales, elles parlent plus de cloud de confiance – référentiel de trusted cloud à la clé (7) – plutôt que de cloud souverain. @

Charles de Laubier

Le chinois TikTok séduit l’édition avec son BookTok

En fait. Le 28 novembre, les 23ès Assises du numérique, organisées à Paris par le Syndicat national de l’édition (SNE), accueilleront TikTok France, filiale du chinois ByteDance, pour parler de sa communauté BookTok. TikTok Allemagne a été partenaire de la Foire du Livre de Francfort. Bientôt au Festival du livre de Paris 2023 ?

En clair. Un peu plus d’un mois après avoir été partenaire pour la première fois du Salon du livre de Francfort, qui s’est déroulé du 19 au 23 octobre derniers, TikTok va continuer de faire la promotion de sa communauté BookTok mais cette fois à Paris aux Assises du livre numérique qui se tiennent le 28 novembre. Organisées par le Syndicat national de l’édition (SNE) avec le soutien de la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (Sofia) et du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC), cette journée fera intervenir une représentante de TikTok France : Elodie Ricquier Veybel, jusqu’alors responsable des partenariats contenus, promue en novembre responsable « modes de vie et formation » (1).
La filiale française du chinois ByteDance (2) veut montrer comment la communauté BookTok de lecteurs et de lectrices contribue au succès de livres et de leurs auteurs grâce à la recommandation sur sa plateforme de partage de vidéos. Rien qu’en France, où TikTok compte selon Médiamétrie un peu moins de 20 millions de visiteurs uniques par mois, plus de 375.900 vidéos totalisant 1,6 milliard de vues ont été publiées sur les neuf premiers mois de cette année par les « BookTokeurs » qui se manifestent via le hashtag #booktok pour parler littérature. Mais c’est au niveau mondial, où TikTok totalise quelque 1 milliard d’utilisateurs actifs, que BookTok tend à devenir un « phénomène » (dixit TikTok) incontournable pour la promotion de l’édition : ce bouche-à-oreille virtuel et viral incite notamment les « adolécrans » à lire de la littérature pour jeunes adultes (3).
« Créateurs, auteurs et amateurs de lecture se réunissent sur TikTok tous les jours pour partager leur passion pour les livres. Avec plus de 73 milliards de vues dans le monde, #BookTok a donné une nouvelle vie aux titres classiques et a contribué à attirer de nouveaux auteurs et livres à un public de millions de personnes », s’était félicité Tobias Henning, directeur général de TikTok Allemagne et Europe de l’Est et centrale, au début de la Foire du livre de Francfort. Au 18 novembre, le compteur de #BookTok a grimpé à 90,4 milliards de vues (4). A la suite du mot dièse local #GermanBookTok, est apparu aussi #BookTokFrance. Par exemple, l’auteur suisse Joël Dicker, du bestseller « La Vérité sur l’affaire Harry Quebert », en a profité. De même que le Français Stéphane Ribeiro, pour son « Tout sur nous ». @

MyTF1 Max et 6Play Max sont prêts à enterrer Salto

En fait. Le 15 novembre, le groupe TF1 a annoncé la disponibilité sur les téléviseurs connectés de Samsung en France de son service payant MyTF1 Max, lequel a été lancé il y aura un an le 30 novembre. Le 11 octobre dernier, M6 lançait à son tour son service payant : 6Play Max. De quoi précipiter la fin de Salto ?

En clair. MyTF1 Max et 6Play Max proposent, moyennant un abonnement mensuel (chacun à 3,99 euros par mois, après une période de promo à 2,99 euros), des programmes de télévision de rattrapage, des contenus exclusifs, des diffusions live et des bonus, en plus du flux direct des chaînes. Le tout sans publicité et en qualité haute définition (contrairement à leur offre replay gratuite respectives, MyTF1 et 6Play). Or, c’est ce que propose depuis deux ans (et désormais pour 7,99 euros par mois) la plateforme télé et vidéo par abonnement Salto lancée en octobre 2020 par TF1, M6 et France Télévisions (1). Le fait que TF1 pousse les feux sur MyTF1 Max, propulsé depuis le 15 novembre sur les Smart TV de Samsung, et que M6 ait lancé à son tour le 11 octobre 6Play Max, une offre payante équivalente, n’augure rien de bon pour Salto. D’autant que le nouveau DG de TF1, Rodolphe Belmer, et Nicolas de Tavernost pour M6 viennent de décider de se retirer de cette plateforme tripartite, si l’on en croit La Lettre A du 17 novembre (2). De son côté, le groupe public France Télévisions – détenant 33,33 % de Salto – avait fait savoir dès 2021 à TF1 et M6 qu’il souhaitait se désengager de la société commune. La cession de sa part (pour 45 millions d’euros) était conditionnée à la fusion des groupes M6 et TF1 (3), laquelle a finalement été abandonnée le 16 septembre (4). Mais selon Le Monde, le sort de Salto pourrait être scellé avant la fin de ce mois de novembre (5) : soit sa liquidation par les trois actionnaires, soit son rachat par un tiers – Canal+ ? Contacté par Edition Multimédi@, son directeur général Thomas Follin n’a pas répondu.
Salto a accumulé en deux ans des dizaines de millions d’euros pertes non divulguées. D’après La Tribune, il n’y aurait à ce jour pas plus de 810.000 abonnés payants à Salto sur 900.000 inscrits (6). Le groupe TF1, présent à 33,33 % dans Salto via la filiale TF1 SPV, dont 28,7 millions d’euros ont été provisionnés sur son compte courant en 2021, pourrait donner le coup de grâce si Rodolphe Belmer en décidait ainsi. Ancien PDG de Canal+ (2012-2015), le nouveau patron de TF1 a siégé au conseil d’administration de Netflix du 22 janvier 2018 au 27 octobre 2022, et il sait qu’il est impossible de lutter contre une telle plateforme globale avec un Salto local. « A chaîne gratuite, streaming gratuit », est plus son crédo, avec un MyTF1 Max payant en appoint et des partenariats – avec Netflix ? @

Entre marques et noms de domaine, le risque de conflit existe mais il peut être évité en amont

Le dépôt de marques et l’enregistrement de noms de domaines peuvent tourner à l’affrontement judiciaire ou extra-judiciaire depuis que l’Internet existe, notamment en cas de contrefaçon, de cybersquattage ou encore de typosquattage. L’antériorité n’est pas le seul critère à considérer. Etat des lieux.

Par Vanessa Bouchara*, avocate associée, cabinet Bouchara Avocats.

Un nom de domaine – cette adresse textuelle attribuée à une adresse IP – peut constituer une antériorité opposable à une marque puisque le code de la propriété intellectuelle prévoit qu’un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, constitue une antériorité opposable à une marque s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public (1). Pour autant, la marque peut être enregistrée alors même qu’il existe un nom de domaine antérieur et qu’elle ne sera susceptible d’être annulée que si le titulaire du nom de domaine antérieur oppose ses droits.

Internet : premier arrivé, premier servi
Mais les noms de domaine et les marques font-ils bonménage ou se regardent-ils en chiens de faïence ? Rappelons qu’une marque est un signe déposé auprès d’un office de marque qui peut être l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (Euipo) ou l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi). Une marque doit être distinctive, ce qui signifie qu’elle doit permettre de distinguer les produits ou services proposés par une entreprise de ceux de ses concurrents, pour être protégeable. Elle permettra ainsi au consommateur d’identifier les produits ou services de la marque comme provenant justement d’elle. De nombreux signes peuvent être déposés et constituer une marque : une dénomination, des signes figuratifs (logo, dessin), des signes tridimensionnels, des couleurs, des sons, etc.
Quant au nom de domaine, il comprend un terme auquel est ajouté l’extension du nom de domaine qui peut être générique (.com, .org, .net, …) ou territoriale (.fr, .uk, .com, .cn, …). . Le nom de domaine, qui est associé – par un annuaire d’Internet (2) – à une adresse IP, permet aux internautes d’accéder à un site web spécifique. Le nom de domaine aura été enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement accrédité (« registrar » en anglais), en fonction des règles applicables et de l’extension du nom de domaine concernée (3). Sous réserve d’être exploité, un nom de domaine peut constituer un signe distinctif, tout comme le sont les dénominations sociales. En tant que tel, il constitue alors un actif immatériel important pour son titulaire et dispose d’une valeur juridique dont il est important de comprendre la portée. Les noms de domaine sont en principe soumis à la règle du « premier arrivé, premier servi », sous réserve que le nom de domaine ne porte pas atteinte à des droits antérieurs de tiers. Il n’existera donc pas plusieurs noms identiques. Certaines extensions de domaine ont des règles d’attribution strictes. Par exemple, le .fr ne pourra être attribué qu’à une entité ou personne résidant dans l’Union européenne et ayant une existence légale en France.
Alors quid des risques entre l’enregistrement d’un nom de domaine et le dépôt d’une marque ? Tout d’abord, un nom de domaine ne doit pas porter atteinte à un droit antérieur de tiers et notamment à une marque antérieure, qu’il s’agisse notamment de « cybersquattage » (appelé aussi cybersquatting, à savoir l’enregistrement d’un signe distinctif comme une dénomination sociale ou une marque par un tiers souhaitant en tirer un profit) ou de « typosquattage » (appelé aussi typosquatting, à savoir l’enregistrement par un tiers d’un nom de domaine similaire à une marque, une enseigne, un nom patronymique ou encore un autre nom de domaine pour créer la confusion). Lorsqu’un nom de domaine porte atteinte à une marque antérieure, il peut être possible pour le titulaire de la marque d’engager des actions spécifiques de type UDRP (4) pour les litiges portant sur l’enregistrement et l’utilisation de noms de domaine de premier niveau (.com, .biz, .info, .mobi, .net, .org…) ou SYRELI (5) pour obtenir le transfert ou la suppression de noms de domaine (uniquement pour .fr). Ces actions extrajudiciaires ne sont toutefois pas disponibles pour toutes les extensions de noms de domaine. Quelles sont donc les règles applicables aux conflits entre ces deux droits, marques et noms de domaine ? Deux hypothèses se présentent en cas de litige selon l’antériorité de l’une ou de l’autre.

En cas de litige, deux hypothèses
• La première hypothèse est celle d’un nom de domaine antérieur à une marque. La jurisprudence a posé la règle selon laquelle un nom de domaine peut constituer un droit antérieur opposable à une marque dès lors qu’il est effectivement exploité et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public susceptible d’affecter la fonction essentielle de la marque (6). En tout état de cause, si le nom de domaine est composé de signes descriptifs de son exploitation, il ne pourra pas être opposé à une marque elle-même descriptive, y compris si cette marque est bien postérieure à l’enregistrement et à l’exploitation du nom de domaine antérieur (7). Le code de la propriété intellectuelle (CPI) a par la suite intégré en 2019 le nom de domaine dans la liste des droits antérieurs opposables consacrée au nouvel article L711-3, dans le cadre de l’ordonnance « marques de produit et de services » (8).
Les exigences posées par la jurisprudence et l’article L711-3 du CPI pour qu’un nom de domaine constitue un droit opposable à une marque sont ainsi les suivantes : le nom de domaine doit être effectivement exploité ; le nom de domaine doit être exploité pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été déposée ; la portée du nom de domaine ne doit pas être seulement locale.

Action judiciaire ou extra-judiciaire
Ce n’est que lorsque ces trois conditions seront remplies que le titulaire d’un nom de domaine pourra alors opposer ses droits à une marque postérieure, qu’elle soit enregistrée ou en cours d’enregistrement.
En tout état de cause, il est vivement recommandé de procéder à une recherche d’antériorité préalablement à l’enregistrement d’une marque afin de s’assurer de la disponibilité du signe concerné, et notamment de l’absence de noms de domaine à risque.
• La seconde hypothèse est celle d’une marque antérieure à un nom de domaine. Les règles applicables aux conflits entre une marque antérieure et un nom de domaine connaissent de légères différences en fonction du type d’actions engagé. En effet, plusieurs types d’actions sont envisageables. Il y a notamment l’action judiciaire en contrefaçon devant les tribunaux. Il est établi depuis de nombreuses années que la reproduction illicite d’une marque protégée utilisée à titre de nom de domaine constitue une contrefaçon de marque (9).
Toutefois, en vertu du principe de spécialité, l’atteinte à la marque (en l’occurrence l’acte de contrefaçon) ne sera constituée que si le nom de domaine postérieur est exploité, ou est susceptible d’être exploité, pour une activité identique ou similaire à celle couverte par la marque antérieure ainsi que sur le territoire concerné. Si cette condition est remplie, le titulaire de la marque pourra opposer ses droits sur le nom de domaine postérieur dans le cadre d’une action en contrefaçon devant les tribunaux. Cette action aura pour objectif d’obtenir la cessation de l’atteinte, mais également le transfert du nom de domaine au titulaire de la marque, ou encore la condamnation de la société titulaire et/ou exploitant le nom de domaine à des dommages et intérêts. Il y a aussi le mode alternatif de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine. Selon l’extension des noms de domaine, il pourrait être possible d’engager une action extrajudiciaire simplifiée, le plus souvent une action UDRP ou SYRELI, afin d’obtenir le transfert ou l’annulation d’un nom de domaine enregistré portant atteinte à une marque antérieure. Ces actions simplifiées sont plus rapides et moins coûteuses qu’une action judiciaire. Le recours à de telles actions n’empêche pas les parties de saisir les tribunaux si besoin, notamment en appel de ces décisions si elles ne sont pas satisfaisantes. Pour avoir gain de cause dans le cadre de telles procédures, il est généralement nécessaire : de justifier de ses droits antérieurs ; de démontrer l’identité ou quasi identité entre la marque et le nom de domaine ; de convaincre que le titulaire du nom de domaine n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à enregistrer et à exploiter le nom de domaine ; de prouver que le nom de domaine a été enregistré et est exploité de mauvaise foi par son titulaire. Un titulaire de nom de domaine pourra démontrer qu’il dispose de droits ou d’intérêts légitimes sur un nom de domaine, notamment s’il exploite le nom de domaine en relation avec une offre bona fide de biens ou de services (10) ou pour un usage non commercial sans intention de détourner les internautes ou de ternir la marque antérieure en cause (11).
L’enregistrement et l’exploitation de mauvaise foi d’un nom de domaine pourront par ailleurs être constitués lorsque son titulaire tente intentionnellement d’attirer, pour un gain financier, les internautes vers son propre site Internet ou le site d’un tiers, en créant un risque de confusion avec la marque antérieure en cause (12). En tout état de cause, il est recommandé d’enregistrer également un nom de domaine à titre de marque afin de renforcer la protection associée et les moyens d’actions à disposition du titulaire du nom de domaine en cas d’atteinte à ses droits par des tiers, mais également de réaliser une recherche d’antériorité préalablement à l’enregistrement du nom de domaine afin de s’assurer de la disponibilité du signe concerné.

Avant tout, prudence et précaution
En conclusion, les conflits entre marques et noms de domaine sont nombreux, dans un sens comme dans l’autre. La prudence est de mise avant de déposer un nom de domaine et de créer un site Internet : il est indispensable de s’assurer que ce nom de domaine, pour l’activité projetée, n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits de tiers, plus particulièrement à des droits de marque. De la même manière, le dépôt d’une marque doit être précédé d’une recherche d’antériorités qui permettra d’établir si la marque est disponible et peut être librement déposée et exploitée. En s’entourant de précautions avant le lancement de son activité, on évite ainsi de la mettre en péril si des droits antérieurs lui étaient opposés ultérieurement. @

* Vanessa Bouchara, avocate et spécialiste en droit
de la propriété intellectuelle, a fondé le
cabinet Bouchara Avocats (www.cabinetbouchara.com).